注册商标三年不使用 撤销申请的起算时间

发表时间:2013-10-31内容来源:

  近年来有关注册商标连续三年不使用撤销的案件数量呈现递增趋势,也越来越受到关注。但是,针对部分特殊情形(比如,经异议程序后获得注册的商标以及指定中国领土延伸保护的国际注册商标),商标注册日期(商标取得专用权的时间)与商标注册状态得以确定的日期(商标行政、司法机关最终确权授权的时间)可能存在不一致的情形。针对上述特殊情形下的注册商标三年不使用撤销申请的起算时间,在实践中仍然存在“雷区”和“盲区”,应当引起重视。尤其是,由国家工商行政管理总局和司法部联合发布的《律师事务所从事商标代理业务管理办法》自2013年1月1日起已经施行,执业律师开始从事全新的商标代理业务时可能会面临上述问题。

  一、商标注册日期与商标注册状态得以确定的日期不一致的情形

  《商标法》第四十四条第(四)项及《商标法实施条例》第三十九条规定,任何人可以向商标局申请撤销“连续三年停止使用”的注册商标。注册商标连续三年不使用撤销的一个基本条件是商标注册日期至撤销申请日期届满三年,这一点没有疑义。问题是,商标注册日期(商标取得专用权的时间)与商标注册状态得以确定的日期(商标行政、司法机关最终确权授权的时间)可能存在不一致的情形。《商标审理标准》规定了注册商标连续三年不使用撤销申请的起算时间,即,自撤销申请日期起向前推算三年。但是,这一规定并未直接地、明确地规定撤销申请向前推算三年的另一端时间节点的性质,即,向前推算三年的另一端时间节点是商标注册日期,还是商标注册状态得以确定的日期。如此看来,关于注册商标连续三年不使用撤销申请的起算时间似乎存在法律缺位,无“法”适用。也正是由于貌似的法律缺位,公众对现有法律规定存在不同的理解,困惑、质疑以及争议也就随之产生。

  根据《商标法实施条例》第三十九条第二款规定,被提出连续三年不使用撤销申请的商标注册人自收到商标局通知后,如果无法提交该注册商标在撤销申请提出前使用的证据材料,则应说明不使用的正当理由。《商标审理标准》及《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(法发[2010]12号)第20条均规定,不可抗力、政策性限制、破产清算等不可归责于商标注册人的正当事由和客观事由均可认定具有不使用的正当理由。在目前的实践中,商标局持有的观点是,如商标注册日期与商标注册状态得以确定的日期存在不一致,则商标注册状态得以确认的日期至三年不使用撤销申请日期应届满三年。否则,商标局经审查后会发出《撤销申请不予受理通知书》,不予受理。该实践做法适用的法律依据也似乎在于正当事由。即,在商标注册状态得以确认之前,商标注册人具有不使用的正当事由,该注册商标不应因连续三年未使用而予以撤销。

  关于商标注册日期与商标注册状态得以确定的日期存在不一致的情形,主要包括经异议程序后获得注册的商标以及指定中国领土延伸保护的国际注册商标。

  二、经异议程序后获得注册的商标

  根据《商标法》第三十条规定,对初步审定的商标,公告期满无异议的,予以核准注册,发给商标注册证,并予公告。《商标法》第三十七条规定,注册商标的有效期自核准注册之日起计算。因此,在一般情况下,商标取得专用权的日期与商标注册状态得以确认的日期是一致的。但是,《商标法》第三十四条第二款及第三款规定,经裁定异议不能成立的,予以核准注册,发给商标注册证,并予公告。经裁定异议不能成立而核准注册的,商标注册申请人取得商标专用权的时间自初审公告三个月期满之日起计算。因此,对于经异议后程序获得注册的被异议商标而言,商标取得专用权的日期与注册状态得以确认的日期并不一致。也正是由于《商标法》第三十四条第三款明确规定了经异议程序后获得注册的商标的注册日期,而其它相关法律没有对注册商标连续三年不使用撤销申请的起算时间做出明确规定,因此,一般公众容易误解为经异议程序后获得注册的商标的撤销申请日期自初审公告三个月期满之日起计算。此外,由于《商标法实施条例》位阶低于《商标法》,因此即便适用《商标法实施条例》第三十九条第二款,该规定似乎也与作为上位法的《商标法》第三十四条第三款规定形成“冲突”,令人无所适从。

  根据商标局目前的实践做法,对于经异议程序后获得注册的商标,三年不使用撤销申请的起算方法为异议(包括后续的异议复审或行政诉讼)程序终结至撤销申请日期应届满三年。《商标法实施条例》第二十三条关于被异议商标的其他具体法律规定也体现了《商标法实施条例》第三十九条第二款规定的被异议商标不使用的正当事由,可以起到比照、参考作用。

  首先,《商标法实施条例》第二十三条第三款规定,经异议裁定核准注册的商标,自该商标异议期满之日(取得商标专用权的时间)起至异议裁定生效前,对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的行为不具有追溯力。法律如此规定的内在逻辑就在于,在异议裁定生效前,被异议商标的权利效力尚不确定。因此,他人基于异议程序的公示力以及对法律的合理信赖及预期,在被异议商标取得专用权日期至行政、司法机关确定被异议商标的权利状态日期之间的符合商标侵权特征的行为排除在商标侵权范围之外。换言之,在此期间的被异议商标虽已获得注册,但是该注册商标的权利受到一定限制。在初审公告三个月期满之日到被异议商标注册状态得以确定的期间,同样是基于预期(即,被异议商标存在不予核准注册的可能性以及使用该被异议商标存在侵权的可能性),被异议商标的申请人也有在上述期间不使用被异议商标的充分理由。这体现了商标权利人与他人之间的利益平衡以及权利与义务对等原则。因此,比照、参考《商标法实施条例》第二十三条规定,经异议裁定核准注册的商标,注册商标三年不使用撤销申请应从异议裁定生效之日起开始计算。

  其次,《商标法实施条例》第二十三条第四款规定,经异议裁定核准注册的商标,对其提出评审申请的期限自该商标异议裁定公告之日起计算。在此,法律规定评审期限自该商标异议裁定公告之日起计算,而非商标初审公告三个月期满之日(取得商标专用权的时间)。这里,需要厘清的一个基本概念和规则就是,撤销评审针对的都是注册商标。即,在提出撤销评审时,争议商标已获注册这一法律状态应当是确定的。只有异议裁定生效、被异议商标核准注册后,第三人及公众方能提出评审。但是,在异议裁定生效前,被异议商标的权利状态尚不确定,法律效力尚不明确。法律对连续三年使用的强制性要求仅适用于注册商标,而不适用于未注册商标或注册商标获得注册之前的状态。既然被异议商标在异议程序终结后方能确定是否获得注册的状态,那么,强制性使用要求适用于异议、异议复审或行政程序终结之前显然不符合法理及法律精神。

  三、指定中国领土延伸保护的国际注册商标

  首先,根据国家工商行政管理总局颁布的《马德里商标国际注册实施办法》第十九条规定,已经在中国得到保护的国际注册商标,有《商标法》第四十一条规定情形的,向商标评审委员会申请争议裁定或者申请裁定撤销商标的申请应当自该国际注册商标在中国的驳回期限届满后提出。在此,法律规定的撤销申请显然并不包括《商标法》第四十四条第(四)项规定的注册商标连续三年不使用撤销的情形。因此,该规定可以借鉴、参考,但无法直接适用于国际注册商标的连续三年不使用撤销。针对指定中国领土延伸保护的国际注册商标连续三年不使用撤销申请的起算时间,最直接相关的现行法律依据可能还得回到《商标法实施条例》第三十九条第二款规定的正当理由。

  其次,根据《马德里协定》、《马德里议定书》规定,国际注册商标的注册商标专用权受法律保护的起始日期为商标的注册日期。《马德里商标国际注册实施办法》第二十条规定,指定中国领土延伸保护的国际注册商标,自其商标的驳回期限届满之日起,可向中国商标局申请出具其商标在中国得到保护的证明。根据上述法律规定,国际注册商标在中国的注册状态得以确定的日期为该国际注册商标的驳回期限届满之日。驳回期限是确定国际注册商标权利状态的一个非常重要的概念。驳回期限的计算方式为被指定缔约方主管局(指定中国领域延伸保护的商标为中国商标局)收到的申请上注明的“通知日期”(Date of Docketing)起算12个月(《马德里协定》缔约方的国际商标注册人)或18个月(《马德里议定书》缔约方的国际商标注册人)。值得注意的是,这里的“通知日期”不同于国际注册日期。国际注册商标的专用权受中国法律保护的注册日期与该国际注册商标在中国的注册状态(即,指定中国领土延伸保护的状态)得以确定的日期并不一致。也正是因为国际注册商标的专用权受法律保护的注册日期与该国际注册商标在中国的注册状态得以确定的日期不一致,在国际注册商标在中国的驳回期限届满前,该国际注册商标在中国是否最终享有专用权尚不确定。因此,基于与前文所述经异议程序后获得注册的商标连续三年不使用撤销申请的起算时间类似的逻辑和理由,针对指定中国领土延伸保护的国际注册商标,注册商标连续三年不使用撤销申请的起算时间以该国际注册商标在中国的驳回期限届满之日(而非注册日期)起开始计算。

  此外,指定中国领域延伸保护的国际注册商标与直接在中国申请注册的商标存在很多区别。相对于直接在中国申请注册,指定中国领域延伸保护的国际注册较为复杂,中国的公众及专业人员对国际注册商标的程序和规定了解也相对较少。目前,中国商标局网站能直接显示国际注册商标的注册日期,但无法直接显示该国际注册商标的驳回期限。世界知识产权组织(WIPO)网站也不直接显示国际注册商标的驳回期限。指定中国领土延伸保护的国际注册商标的驳回期限需通过世界知识产权组织网站查出“通知日期”,并经过一定的计算后才能得出结论。这也是当事人及其商标代理人、代理律师在实践中容易遭遇“雷区”和“盲区”的一个重要原因。

  四、建议

  首先,由于现行法律规定的缺失以及各法律规定之间界定的模糊,导致公众对注册商标连续三年不使用撤销申请的起算时间存在不同的理解。这不仅容易误导公众作出错误的评估和预期,也占用了商标行政机关宝贵的审查资源。应尽量避免无谓的商标审查工作量,这也是节约行政资源、缩短商标审查周期的一个重要方面。显然,除了商标业务培训、宣讲外,仍然有必要通过其它方式进一步对公众予以昭示、引导,比如,通过《商标审理标准》或者通知等位阶上的法律文件乃至《商标法实施条例》对注册商标连续三年不使用撤销申请在特殊情形下的起算时间予以明确规定。

  其次,作为注册商标连续三年不使用撤销的申请人及商标代理人、代理律师,应当事先做好充足准备,调查相关事实,研究相关法律。尤其是对于商标代理人、代理律师而言,应当尽量事先探明并揭示风险,结合其他信息资源进行确认,以便准确掌握提出注册商标连续三年不使用撤销申请的期限。具体而言,中国商标局网站仅能披露商标异议、异议复审裁定的日期,商标行政诉讼程序的信息则需结合商标公告及其他资源予以核实。对于国际注册商标的商标信息及权利状态,除中国商标局网站外,还需通过查询世界知识产权组织网站及相关商标公告。新近进入商标代理行业的商标代理人及执业律师在从事注册商标连续三年不使用撤销申请业务时尤其应当注意。

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